Право преждепользования и послепользования

Научная статья
УДК 2.005.92 + 2.005.93 + 2.005.3 + 2.002.9 + 2.017.3 + 1.020.5 + 2.005.9
Право преждепользования и послепользования
Р.А. Карлиев,
юрист, магистр в сфере делового администрирования
Предпринимательская структура «Галифайр» («Galifire») (г. Ашхабад, Туркменистан)

        «Аннотация». Автором – юристом, магистром в сфере делового администрирования Р.А. Карлиевым рассмотрены проблемные вопросы, относящиеся к праву преждепользования, и до некоторой степени праву послепользования запатентованных новшеств. Это в частности причины, по которым может быть произведено аннулирование выданного патента на новшество (утрата новизны, присвоение авторства, кража засекреченной технологии); анализ понятия «до даты приоритета» с позиций срока использования новшества преждепользователем; моральные проблемы, связанные с указанием в качестве автора «первого заявителя», а не «первого изобретателя»; последствия для преждепользователя, связанные с увеличением или уменьшением объема использования новшества в период прекращения действия патента в связи с неуплатой годовой пошлины; особенности признания за лицом статуса преждепользователя в отношении промышленного образца, необходимость обязательного установления конкретного объема использования новшества судебным решением или договором между сторонами и сложности контроля соблюдения преждепользователем объема использования новшества; возможные проблемные ситуации при передаче преждепользователю прав преждепользования другому лицу вместе с предприятием, ситуации, связанные со сменой патентообладателя, исчерпанием прав на проданные преждепользователем изделия. Приведены причины, по которым лицам, претендующим на статус преждепользователя или послепользователя, может быть оказано в признании за ними этого статуса.
         «Ключевые слова»: Преждепользователь, послепользователь, патентообладатель, новшество, изобретение, использование, товар, объем, право, суд.

              В соответствии со статьей 1361 ГК РФ «Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец»:
                1. «Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
               2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления».
           Несмотря на то, что упомянутая статья ГК РФ, казалось бы, ясно излагает суть права преждепользования, тем не менее ее практическое применение в силу ряда обстоятельств не всегда проходит гладко и не всегда в пользу патентообладателя. Прежде всего при возникновении спора между преждепользователем и патентообладателем каждая из сторон должна доказать обоснованность своих прав на конкретное изобретение. Патентообладатель (истец) должен доказать наличие обстоятельств, в силу которых право преждепользования не может быть предоставлено претендующему на него лицу, тогда как ответчик должен доказать добросовестность создания им независимо от патентообладателя тождественного новшества.
           Так, например, если преждепользователь открыто реализовывал на рынке изготовленный или ввезенный им из других стран продукт, содержащий в полном объеме все существенные или эквивалентные признаки запатентованного изобретения до даты его приоритета, то такой патент преждепользователь может аннулировать на основании отсутствия новизны. Патент может быть также аннулирован, если будет доказан факт присвоения авторства на чужое изобретение. С другой стороны, преждепользователю может быть отказано в признании его таковым, если суд посчитает недостаточными сделанные им необходимые приготовления для практического использования изобретения. Таким образом, на первый план выступает независимость создания каждой из сторон тождественного изобретения. При этом одна из сторон по одной ей известной причине может воздержаться от патентования новшества, поскольку оно является правом, а не обязанностью, тогда как другая сторона примет решение о его патентовании.
          В последнем случае сработает «принцип первого заявителя», в соответствии с которым официальным автором изобретения будет считаться указанное в заявке лицо. У используемого преждепользователем изобретения будет также свой по «принципу первого изобретателя», автор, если будет доказано, что пальма первенства в создании изобретения действительно принадлежит ему. Но и при этом официально признанным автором будет являться лицо, указанное в качестве такового в патенте, что определенно ведет к ущемлению прав первого изобретателя и ставят его в неравноправное положение с указанным в патенте в качестве автора лицом. Выход из такого положения видится в предоставлении патентным ведомством первому изобретателю правоустанавливающего документа в виде авторского свидетельства, удостоверяющего его первенство во времени в создании данного изобретения . 
            Думается, однако, что это также не выход из положения, поскольку проблема выявления «первого изобретателя» может оказаться достаточно запутанной, особенно если каждая из сторон будет опираться на противоречащие друг другу показания свидетелей или на не зафиксированные официально документы. К тому же сомнительно, что суд будет заниматься рассмотрением подобного рода дел, если только они не связаны с незаконным присвоением авторства.
             Считается, что благодаря праву преждепользования достигается баланс интересов между патентообладателем и третьими лицами использующими или сделавшими необходимые приготовления для использования аналогичного изобретения до выдачи патента. Применение данной нормы ограничивает (по мнению ряда других исследователей обременяет) до определенной степени исключительное право патентообладателя на изобретение, поскольку преждепользователь может безвозмездно производить и/или реализовать в определенном объеме на рынке охраняемый патентным правом продукт патентообладателя в течение срока действия патента. Ограничение прав патентообладателя состоит также в том, что он не вправе препятствовать преждепользователю использовать изобретение в установленных между сторонами   договором или судом пределах. Наконец нельзя сбрасывать со счетов также и моральный осадок, связанный с указанием в патенте в качестве автора лица, воспользовавшегося правом первого заявителя, тогда как на самом деле «первым изобретателем» является другое лицо. Думается, что нельзя недооценивать угнетающее воздействие этого фактора на психику первого заявителя, особенно, если он сам хорошо понимает, что не является первым изобретателем. 
             Вместе с тем до тех пор, пока у изобретения не появится патентообладатель нет никакого смысла говорить о праве преждепользования. Оно возникает только с даты регистрации патента в реестре и появлением у патентообладателя исключительных прав на изобретение при условии, что преждепользователь действительно использовал или сделал необходимые приготовления для использования изобретения до даты его приоритета и тому есть документальные подтверждения. Вопрос, однако состоит в том – какой временной срок вкладывается в понятие до даты приоритета, а именно каким должен быть срок, предшествующий дате подачи заявки на изобретение. В Италии и США он, в частности, составляет один год до даты подачи патентной заявки . В России же законодательно такой срок не установлен. Поэтому здесь самое главное - это соблюсти требование «до даты приоритета», причем в круг лиц, претендующих на право преждепользователя могут быть включены лица по какой-либо причине задолго до даты приоритета изобретения, прекратившие, но обладающие возможностью быстро возобновить использование аналогичного изобретения. В связи с этим не исключено, что право преждепользования может возникнуть одновременно у нескольких лиц. Поскольку ГК РФ не указывает какой срок вкладывается в понятие «задолго», то этот срок может составлять несколько лет, либо определен судом в зависимости от обстоятельств конкретным промежутком времени. Вместе тем, если этот срок превышает несколько лет, то скорее всего может быть поставлен вопрос о законности выдачи патента на данное новшество, ввиду отсутствия новизны.
           Требование «до даты приоритета» ставит в определенном смысле под удар патентообладателя, если он публично раскрыл сведения о найденном им техническом решении путем публикации или демонстрации на выставке своего изделия, а затем решил подать заявку на патентование изобретения воспользовавшись льготой на новизну, которая согласно статье 1350 ГК.РФ составляет 6 месяцев. (для промышленного образца в соответствии со статьей 1352 ГК РФ льгота по новизне составляет 12 месяцев после публичного раскрытия о нем сведений). Гипотетически нельзя исключить возможность, что со дня публичного разглашения относящихся к изобретению / промышленному образцу сведений третье лицо использует эти сведения для ускоренного запуска в производство упомянутого изделия до даты подачи заявки на изобретение и таким образом станет законным преждепользователем. Изложенное означает необходимость внесения в ГК РФ соответствующих коррективов, исключающих возможность возникновения такого преждепользования, что будет соответствовать принципу справедливости.
           В том случае, если факт преждепользования выражался в продаже товара, содержащего изобретение до даты его приоритета самим производителем либо совместно с его дилерами (дистрибьюторами) тогда у такого получившего известность на рынке товара понятия «преждепользователь» и «необходимые приготовления» теряют свой смысл, поскольку имеются все основания для обращения в патентное ведомство об аннулировании выданного патента на изобретение в связи с отсутствием новизны. Думается, что в ситуации открытой для неопределенного круга лиц продажи на рынке упомянутого товара, патентообладатель вряд ли решится в ущерб себе попытаться ограничить преждепользователя в изготовлении, ввозе, вывозе и продажи товара не выше определенного объема.  Так, например, если кто-то изготавливал и реализовывал в России, либо ввозил в нее из других стран в коммерческих объемах до даты приоритета запатентованного изобретения столы с магнитной подосновой, то обладатель патента на производство таких столов постарается вообще не чинить препятствий преждепользователю на рынке из опасений аннулирования своего патента. Преждепользователь же может при желании принять меры по устранению с рынка владельца ущербного патента.
          Вообще строго говоря патентообладатели должны трижды взвесить свои шансы на успех прежде чем обращаться в суд с иском о нарушении их прав лицом, ввозящим запатентованный товар из-за рубежа до даты приоритета изобретения. Равным образом это относится также к российскому производителю товара, претендующего на статус добросовестного преждепользователя, особенно если он действительно является таковым и может доказать, что до даты приоритета изобретения реализовывал, содержащий тождественное техническое решение товар на рынке. В обоих этих случаях после признания упомянутых лиц добросовестными преждепользователями патент с большой вероятностью может быть аннулирован ими из-за отсутствия новизны. В связи с этим у патентообладателя наибольшие шансы на успех могут быть преимущественно в отношении лиц, сделавших до даты приоритета изобретения независимо от патентообладателя необходимые приготовления к запуску запатентованного товара в производство, но еще не запущенного в торговый оборот на рынке.
           Провести сопоставительный анализ существенных признаков находящего в открытой продаже простого по конструкции изделия с существенными признаками запатентованного впоследствии изобретения, как в случае с вышеупомянутым столом задача вполне решаемая. Иное дело, когда требуется провести такой анализ в отношении, охраняемого множеством патентов сложного изделия, из которого потребуется вычленение конкретного конструктивного элемента и исследование его на предмет совпадения всех существенных, в том числе эквивалентных, признаков с противопоставленным охраняемым техническим решением, причем необходимо, чтобы каждое из них имело аналогичное функциональное назначение. Здесь действительно потребуется кропотливая работа экспертов высшей квалификации. 
         Следует иметь ввиду, что если преждепользование изобретением осуществлялось в виде секрета производства только для внутренних нужд предприятия без реализации произведенной продукции на рынке, то претендовать на право преждепользования этим изобретением будет невозможно. В этой ситуации секрет производства перестает быть таковым, а его обладатель теряет право на его дальнейшее использование без заключения лицензионного договора с правообладателем. Выход из создавшегося положения видится в представлении суду доказательств о краже данного секрета производства одним из работников предприятия и выдаче его для патентования заинтересованному лицу, если таковое действительно имело место быть. Кроме того, суду могут быть представлены официальные документы предприятия, неопровержимо свидетельствующие о первенстве в создании новшества.  Вариантами судебного решения по такому делу могут быть пересмотр патентным ведомством и аннулирования решения о выдаче патента либо получение предприятием статуса преждепользователя и даже переход секрета производства в общественное достояние. Для предприятия же в любом из приведенных вариантов это будет означать утрату своего секрета производства. 
           После перехода изобретения в общественное достояние в связи с завершением срока действия, выданного на него патента, прекращается и право преждепользования. С этого момента данным изобретением могут пользоваться любые заинтересованные лица, включая преждепользователя. В полном соответствии с этой аналогией в случае досрочного прекращения действия патента, например, в связи с неуплатой патентообладателем годовой пошлины, прекращается и право преждепользования. В это период преждепользователь и любые другие третьи лица вольны использовать изобретение в любых объемах. Если, находясь в статусе послепользователя преждепользователь увеличит объемы производства товаров сверх установленных судом или оговоренных сторонами договором, то в случае восстановления патентообладателем патента, он получит право использования изобретения в новом, превышающем прежний, объеме. В случае же уменьшения объема производства товаров преждепользователем в период прекращения действия патента, то после восстановления действия патента прежний установленный судом или договором между сторонами объем использования изобретения остается в силе.               
           Совсем иначе трактуется эта проблема в отношении художественно исполненных промышленных образцов в отношении которых действует авторское право и не применима доктрина эквивалентов. Трудно представить, что некие лица приложив творческие усилия могут создать независимо друг от друга один и тот же художественно исполненный промышленный образец, причем одно из них подает заявку на его патентование, а другое делает приготовления к его запуску в производство, либо обнародует сведения о нем (на выставке, в открытой печати, в виде ограниченной продажи на рынке). Возникновение такой ситуации возможно лишь теоретически, в практическом же аспекте крайне маловероятно. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что у такого, выполненного на уровне художественного произведения промышленного образца одно из претендующих на авторство лиц, таковым на самом деле не является, в связи с чем для разрешения ситуации потребуется установление истинного автора в судебном порядке.   
        Поскольку на художественно исполненный промышленный образец с момента его создания распространяются законодательные нормы авторского права, то прекращение срока действия, выданного на него патента, не означает прекращение действия авторского права, срок действия которого сохраняется до конца жизни автора и еще от 50 до 70 лет после его смерти. Изложенное означает, что право преждепользователя по отношению к художественно исполненному промышленному образцу не применимо. Однако оно может быть применимо в отношении промышленных образцов, оригинальность исполнения которых носит эстетический (форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуров, текстуры или фактуры материала) эстетический, а не творческий характер. Независимое создание таких промышленных образцов разными лицами исключить нельзя, в связи с чем в их отношении может возникнуть право преждепользования. Однако и здесь порой бывает трудно без привлечения квалифицированных экспертов установить ту грань, которая отделяет эстетический характер изделия от имеющего творческий характер промышленного образца.   
          Отметим также, что в отличие от патентообладателя преждепользователь не утрачивает право преждепользования в случае временного прекращения им использования изобретения в период действия на него исключительного права. Справедливость такого положения определяется самим статусом преждепользователя, в силу которого он не должен быть стеснен, как и патентообладатель, обязательными требованиями непрерывного использования изобретения в определенном объеме. 
         Говоря о допустимом объеме использования российским преждепользователем изобретения следует иметь ввиду, что упомянутый объем должен основываться на имеющих юридическую силу письменных документах о суточном объеме производимой или реализуемой на рынке продукции преждепользователя. Любого рода ни на чем не основанные декларативные утверждения о возможных объемах использования изобретения не подлежат принятию во внимание. Это означает, что без конкретного установления этого объема судебным решением или договором между сторонами не может быть и самого права преждепользования.
          В то же время, если преждепользование носило характер пробного запуска в рынок небольших количеств изделия для выявления возможных перспектив его коммерческого использования, то принуждение судом преждепользователя по иску патентообладателя ограничиться этим малым объемом производства изделия окажется для него не имеющим смысла. В связи с этим было бы по-видимому правильно в таких случаях устанавливать для преждепользователя коммерческий приемлемый объем производства изделия, при котором он может иметь разумную выгоду. Одновременно с этим нельзя исключить выход преждепользователя за пределы установленного объема использования изобретения, и если так, то каковыми должны быть противодействующими этому нарушению меры?
           В частности, как установить объем превышения производства или продажи товара, какой статус должны иметь такие товары? Контрафактными их назвать нельзя, поскольку в соответствии с п.1 ст.1515 ГК РФ к ним относятся поддельные   товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Товары же преждепользователя могут быть вполне законно маркированы его товарным знаком. К тому же они не являются фальсификатом. По-видимому, их следует отнести в разряд «нарушающих» условия преждепользования товаров с принуждением к выплате неустойки. Но поскольку ее размер должен быть привязан к объему превышения использования изобретения, установить который будет достаточно сложно, то всегда какая-либо из сторон спора будет не удовлетворена результатом его рассмотрения. В самом деле официальные документы об использовании преждепользователем изобретения вряд ли будут отражать фактические данные объема производства товаров. Скорее всего они будут находиться в оговоренных судом или договором между сторонами пределах. Следовательно, необходимо признать, что затронутые вопросы являются достаточно скользкими, не получившими пока четкого отражения в подзаконных актах.   
            Возможна также ситуация смены патентообладателя в результате отчуждения патента. По логике вещей это не должно негативно сказаться на установленном объеме использования изобретения преждепользователем. Наконец не все ясно с исчерпанием прав на приобретенный у преждепользователя товар, поскольку эта предусмотренная законодательством норма относится лишь к товарам   патентообладателя. По логике вещей в отношении преждепользователя должно действовать такое же исчерпание прав, как для патентообладателя при условии маркировки изделия отличительным товарным знаком преждепользователя. Логика логикой, но, тем не менее необходимо, чтобы упомянутые ситуации были четко отрегулированы подзаконными документами.
            Интересно отметить, что в Германии право преждепользования не ограничивается по количественному критерию при условии соответствия производимой продукции всем приведенным в формуле изобретения существенным признакам (качественный критерий), без которых говорить о количественном критерии не имеет никакого смысла. Это означает, что при совпадении качественного критерия с признаками тождественного технического решения   германский преждепользователь имеет право на расширение объема производимой или реализуемой им продукции. Такой подход, согласно законодательству Германии, призван не обесценивать вложения преждепользователя в производ¬ственные мощности его предприятия вследствие более поздней подачи патентной заявки другим лицом . В случае же выхода преждепользователя за пределы формулы изобретения, например, в результате произведенных усовершенствований, то как и в России может возникнуть ситуация с появлением зависимого или качественно нового независимого от патента правообладателя изобретения, в отношении которого должны быть применены иные законодательные нормы.
            Право преждепользования накладывает ограничения (обременения) как на патентообладателя, так и на преждепользователя. В частности, патентообладатель не вправе запретить преждепользователю производить товары определенных судом или договором между сторонами объеме, а патентообладатель не может передать по лицензионному договору или договору отчуждения права преждепользователя третьему лицу. Он вправе лишь передать это право вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения. Но и при этом возникает огромный букет проблем. В частности, если, например, преждепользователь изобрел скороварку новой конструкции, то согласно свободе выбора, он может запатентовать данное изделие в качестве изобретения, сохранить в режиме секрета производства (что достаточно проблематично) либо приступить к производству скороварки, наряду с производством ряда других бытовых принадлежностей (кастрюли, ложки, вилки и т.д.), не обременяя себя попытками сохранения новшества в тайне. Предположим, что преждепользователь решил передать технологию изготовления скороварки другому лицу. Согласно закону, он должен передать это новшество вместе с предприятием, на котором имело место изготовление скороварки. Но как в таком случае быть с изготовлением на данном предприятии других предметов хозяйственного обихода, не имеющих отношения к скороварке. Кроме того, на данном предприятии может быть оборудование, не имеющее никакого отношения к производству скороварки, например, газосварочные аппараты или деревообрабатывающие станки. Выходит, преждепользователь из-за скороварки должен свернуть производство остальных производимых на его предприятии изделий, включая передачу третьему лицу оборудования не имеющего отношения к скороварке. Логика подсказывает явную несправедливость существующего законодательного решения возникшей проблемы и, следовательно, необходимость доработки законодательства с учетом описанной ситуации.               
            Право послепользования, как известно, в соответствии с пунктом 3 статьи 1400 ГК РФ возникает в период временной неуплаты патентообладателем по различным причинам годовых пошлин по поддержанию в силе своего патента. В этот период, именуемое послепользователем любое лицо может начать его использование либо сделать необходимые приготовления к его использованию, либо. После же восстановления патентообладателем действия своего патента упомянутое лицо продолжает сохранять свое право на дальнейшее безвозмездное использование данного изобретения, но без расширения объема производства продукции. В принципе послепользование имеет в хозяйственном смысле те же последствия, что и право преждепользования. В частности, право послепользования можно, например, передать другому лицу вместе с предприятием, на котором имело место послепользование. Единственное отличие послепользователя от преждепользователя состоит в том, что он не является независимым создателем изобретения.
             Поскольку действия послепользователя предполагаются добросовестными ему не надо регистрировать где-либо правомочия послепользования, а также разыскивать патентообладателя и сообщать или уведомлять его об использовании запатентованного новшества в качестве пользователя. Однако у него должны быть официальные документы, свидетельствующие о том, что он использовал право послепользования именно в тот период, когда новшество прекратило свое действие по разного рода причинам, прежде всего из-за неуплаты годовой пошлины. Они необходимы на случай возникновения конфликта послепользователя с восстановившим действие своего новшества патентообладателем и рассмотрения его в судебном порядке. В этом случае право послепользования может быть официально закреплено судебным решением за послепользователем. Если же послепользователь не будет располагать убедительными доказательствами использования новшества в период прекращения его правовой охраны или о том, что им в этот период произведены необходимые приготовления к использованию новшества, то по исковому заявлению восстановившего действие своего патента патентообладателя суд вынесет решение в пользу правообладателя. В связи с этим лицам, желающим получить статус послепользователя необходимо в данном вопросе проявлять повышенную осмотрительность, поскольку при рассмотрении подобного рода конфликтов между послепользователем и правообладателем суды в отличие от споров между преждепользователем и патентообладателем склонны выносить решения в пользу правообладателя.
 
                Список литературы:

1. Шлойдо Г. Право преждепользования на изобретение как основание защиты права авторства // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015, № 3. С. 30-37

2.  Балашова А.И. Сроки осуществления и защиты права преждепользования // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. № 4, 2022 с. 51-59 
 
3. Глазунова К. Об объеме права преждепользования: законодательство и судебная практика // Интеллектуальная собственность, Промышленная собственность, № 11, 2016, с. 43-50