Olimp и Olympic - есть вопросы

       Г.Г. Галифанов – канд. сельхоз. наук, старший научный сотрудник, туркменский и евразийский патентный поверенный (предпринимательская структура «Galifire», г. Ашхабад, Туркменистан law@galifire.com), анализирует противоречивые решения экспертизы ряда патентных ведомств мира о предоставлении в одном случае правовой охраны, а в другом об отказе в ее предоставлении на основании сходства до степени смешения комбинированного товарного знака OLIMP SPORT NUTRITION (международная регистрация от 9 мая 2008 г. № 967714, 05, 29, 30 и 32 классы МКТУ) заявленного на имя польской компании OLIMP LABORATORIES Spolka z Ograniczona odpowiedzialnoscia (далее – польская компания) с ранее получившим охрану в большинстве стран мира словесным товарным знаком OLYMPIC (международная регистрация от 8 ноября 2011 г. № 1128501) в отношении всех классов МКТУ на имя Международного олимпийского комитета.

      Ключевые слова: товарный знак, экспертиза, охраноспособность, сходство до степени смешения, предоставление правовой охраны, патентное ведомство.

      Международный олимпийский комитет (МОК) – крупнейшая организация в сфере мирового спорта, которая тесно сотрудничает со своими членами – национальными олимпийскими комитетами стран мира. Согласно опубликованным в 1908 г. принципам Олимпийской хартии (до 1978 г. – Олимпийские правила) национальные олимпийские комитеты обязаны предпринимать все меры для прекращения использования любого визуального воспроизведения обозначений продуктов и услуг, вызывающих ассоциации с товарными знаками МОК и Олимпийскими играми. Правовую охрану таких товарных знаков можно получить только с согласия МОК.
       Если говорить о России, то в соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. № 128, запрещается регистрация товарных знаков, противоречащих общественным интересам. В качестве примера таких товарных знаков приведены, в частности, обозначения «Олимпийский», «Олимпиада», «Olympic», «Olympian», «Olympiad» с указанием на запрет их регистрации без согласия МОК.
       Кроме противоречия общественным интересам, отказ в предоставлении правовой охраны может быть дан согласно правилам экспертизы любым обозначениям, сходным до степени смешения с ранее поданными на регистрацию или зарегистрированными товарными знаками. Проанализируем с этих позиций охраноспособность комбинированного товарного знака польской компании OLIMP SPORT NUTRITION (смотреть к статье приложенное изображение знака).
       Рассматриваемый товарный знак состоит из трех разноцветных шестиугольников: белого, серого и желтого цвета. Над правой верхней гранью желтого шестиугольника расположена боковая правая грань серого шестиугольника, а над левой гранью желтого шестиугольника – нижняя боковая правая грань белого шестиугольника. Такое структурное расположение характерно для несколько видоизмененной трициклической структурной формулы кетона  (смотреть к статье приложенное изображение кетона).
        Признать обладающей охраноспособностью композицию из расположенных вблизи друг друга трех разноцветных шестиугольников, каждый из которых, взятый в отдельности, является химической формулой циклогексана, сомнительно. Расположенный в конце слова «OLIMP» символ знака правовой охраны товарного знака®, как известно, неохраноспособен. Неохраноспособным является и находящееся под словом «OLIMP» словесное обозначение «SPORT NUTRITION» (спортивное питание), поскольку указывает на назначение товара. Таким образом, среди проанализированных элементов товарного знака польской компании на правовую охрану может претендовать лишь центральный элемент товарного знака – обозначение «OLIMP», и именно его следует сопоставлять с другими товарными знаками при проведении экспертизы.
       Согласно Руководству по экспертизе товарных знаков Роспатента, если два обозначения сходны или идентичны в начале слова, вероятность их смешения существенно выше, чем при сходстве в окончаниях. В частности, если слогов не более двух, при идентичном их построении, сходном фонетическом звучании, исполнении только прописными или строчными буквами одинакового алфавита, одинаковом число количестве гласных и согласных букв и идентичности входящих в сравниваемые обозначения по крайней мере трех букв из пяти, вероятность их признания сходными до степени смешения крайне высока. Примером может служить аннулирование Роспатентом ряда комбинированных товарных знаков, содержащих словесное обозначение «КиНовский» (регистрация № 289990 и др.), на том основании, что ранее была зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «КиН» относительно однородных товаров (регистрация № 289759 и др.).
       Из сопоставления центрального элемента товарного знака польской компании «OLIMP» с товарным знаком МОК «OLYMPIC» видно, что длина словесной цепи товарного знака первого из них состоит из пяти, а второго из семи букв. При этом первый товарный знак фонетически является составной частью второго, поскольку третья буква в товарном знаке OLYMPIC «Y» произносится как «I». По графическому (визуальному) признаку у анализируемых товарных знаков совпадают четыре буквы. Слово OLIMP семантически и грамматически связано со словом OLYMPIC.
       Согласно правилам экспертизы, при вышеупомянутой длине словесной цепи, как уже отмечалось, если первые три–пять букв старшего товарного знака совпадают с первыми тремя–пятью буквами младшего товарного знака, младший товарный знак признается схожим до степени смешения со старшим и ему должно быть отказано в предоставлении правовой охраны. Из этого следует, что определяющим фактором при экспертизе охраноспособности товарных знаков «OLIMP» и «OLYMPIC» является первенство по времени их подачи.
       Как известно, 8 ноября 2011 г. МОК получил правовую охрану словесного товарного знака OLYMPIC по международной регистрации № 1128501 относительно практически всех классов МКТУ во многих странах мира. Указание польской компании на предоставление правовой охраны товарному знаку OLIMP SPORT NUTRITION по международной регистрации № 967714 в ряде стран мира, за исключением России, было сделано значительно позже. Следовательно, охраноспособность товарного знака OLIMP SPORT NUTRITION относительно товарного знака OLYMPIC надо оценивать с учетом даты указания польской компании на предоставление правовой охраны своему товарному знаку в конкретной стране.
       В этой связи обоснованно полагаем, что между товарным знаком «OLIMP» польской компании и товарным знаком «OLYMPIC» МОК имеется близкородственная связь фонетических, графических и семантических признаков. В частности, по фонетическому признаку первые пять букв товарного знака OLIMP полностью совпадают с первыми пятью буквами товарного знака OLYMPIC. По графическому (визуальному признаку) у товарного знака OLYMPIC совпадают четыре буквы из семи с товарным знаком OLIMP, а по семантическому признаку, анализируемые товарные знаки характеризуют вытекающие одно из другого близкие понятия. Следовательно, между ними имеется несомненное сходство до степени смешения. Вследствие этого младшему товарному знаку OLIMP должно быть отказано в правовой охране.
       Но как раз в этом можно видеть странности в оценке охраноспособности рассматриваемых товарных знаков, противоречащие не только требованиям Олимпийской хартии, но и сходству до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому признакам. Ситуация с предоставлением правовой охраны товарному знаку OLIMP относительно товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ в 18 странах мира, включая ряд стран бывшего СССР, исходя из сведений WIPO MONITOR, приведена в таблице (табл.).
       Из таблицы видно, что в Сингапуре, Сирии, Монголии, Албании, Египте и Мексике дан полный отказ в предоставлении охраны товарному знаку OLIMP. При этом отказ патентным ведомством Сингапура в охране товарного знака последовал вследствие поступившего возражения, основанного на требованиях Олимпийской хартии и сходства товарного знака OLIMP до степени смешения с ранее получившими по международной процедуре правовую охрану в этих странах на имя МОК четырех товарных знаков, включая знак OLYMPIC относительно аналогичных классов МКТУ.
       В Сирии основанием для полного отказа в предоставлении охраны послужило сходство до степени смешения товарного знака OLIMP с ранее получившими по международной процедуре правовую охрану на имя МОК товарным знаком OLYMPIAN. В Монголии отказ получен на основании отсутствия дистинктивности товарного знака относительно всех заявленных классов МКТУ, а также его сходства до степени смешения с ранее получившим по международной регистрации правовую охрану товарным знаком № 1429686 NUTRISPORT на имя кипрской компании SIMVALIN HOLDINGS LIMITED относительно 5 класса МКТУ и введения в связи с этим потребителей в заблуждение.
       В Албании патентное ведомство полностью отказало в предоставлении правовой охраны товарному знаку на основании его сходства до степени смешения с ранее получившими по международной процедуре охрану на имя МОК товарными знаками OLYMPIC и THE OLYMPICS. В Египте и Мексике в предоставлении правовой охраны товарному знаку OLIMP отказано ввиду его сходства до степени смешения с пятью (Египет) и четырьмя (Мексика) товарными знаками, получившими ранее по международной процедуре охрану на имя МОК, в том числе с товарным знаком OLYMPIC (смотреть приложенную к статье таблицу).
        Согласно данной таблице в Тунисе, Сербии и Иране каждое из патентных ведомств этих стран выдало предварительный отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку OLIMP. В Тунисе отказ дан 4 февраля 2022 г. на основании сходства товарного знака OLYMPIC до степени смешения с ранее получившим по международной процедуре охрану относительно аналогичных классов на имя МОК товарными знаками OLYMPIC и OLYMPIAD. В Сербии предварительный отказ дан 31 марта 2021 г. на том же основании ввиду сходства с ранее зарегистрированными на имя МОК четырьмя товарными знаками, в том числе OLYMPIC. В Иране в предварительном решении от 1 июля 2018 г. об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку OLIMP в качестве основания указано его сходство с ранее зарегистрированным товарным знаком № 281075 OLIMP по национальной процедуре относительно товаров 05 класса МКТУ. Другим основанием отказа в охране товарного знака OLIMP для товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ указана их взаимосвязь с товарами 05 класса МКТУ.
       Не исключено, что вышеупомянутые предварительные решения об отказе в охране товарного знака OLIMP в указанных трех странах следует считать окончательными, поскольку от трех (Тунис) до более шести лет (Иран) никаких действий, по данным WIPO Monitor, польской компанией не проведено. Учитывая это, в предоставлении охраны товарному знаку OLIMP относительно заявленных товаров 05, 29, 30 м 32 классов МКТУ отказали девять стран из 18. Другие девять стран (Индонезия, Туркменистан, Таджикистан, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Молдова, Узбекистан и Россия) предоставили польской компании правовую охрану товарному знаку OLIMP относительно заявленных товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.
       В Индонезии предварительный отказ в предоставлении охраны товарному знаку OLIMP, выдан на основании несоответствия перечня товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, требованиям, предусмотренным ст. 6.3 закона Индонезии о товарных знаках. При этом экспертиза оставила без внимания сходство до степени смешения данного товарного знака с ранее получившим охрану в Индонезии на имя МОК относительно тех же классов товарным знаком OLYMPIC. После поступившего возражения с корректировкой заявленных товаров патентное ведомство Индонезии предоставило охрану товарному знаку польской компании относительно заявленных классов МКТУ.
       В Туркменистане предварительный отказ в предоставлении охраны товарному знаку OLIMP выдан на основании поданного возражения со ссылкой на Олимпийскую хартию, запрещающую предоставлять правовую охрану обозначениям, способным вызывать ассоциации с Олимпийскими играми, а также на основании сходства товарного знака OLIMP до степени смешения с ранее получившими охрану в Туркменистане тремя товарными знаками на имя МОК, включая OLYMPIC.
       После решения экспертизы о полном отказе в предоставлении охраны товарному знаку OLIMP на основании поданного возражения польская компания подала апелляцию, которая была рассмотрена апелляционной комиссией и удовлетворена без участия представителя МОК. Ввиду принятых представителем МОК мер данное решение апелляционной коллегии было отменено и назначена дата нового рассмотрения апелляции, которая состоялась с участием представителя МОК. Поскольку апелляционная коллегия вновь удовлетворила апелляцию польской компании, представитель МОК подал ходатайство председателю апелляционной комиссии о пересмотре решения коллегии в новом составе из-за его несоответствия реальным фактам с приложением письма Национального олимпийского комитета Туркменистана о необходимости такого пересмотра. После отмены председателем апелляционной комиссии решения коллегии состоялось третье рассмотрение апелляции тем же составом коллегии, которая вновь вынесла решение в пользу польской компании с дискламацией словесного обозначения SPORT NUTRITION. Опротестование этого решения на следующем уровне могло бы закончиться успехом, если бы МОК не дал инструкции прекратить дальнейшие действия по защите его интересов в Туркменистане.
       В Таджикистане и Молдове предварительный отказ в предоставлении охраны товарному знаку OLIMP основывался на его сходстве до степени смешения с ранее получившими по международной процедуре охрану относительно аналогичных классов на имя МОК ряда товарных знаков, включая OLYMPIC. Затем на основании поданных возражений без какой-либо аргументации патентными ведомствами этих стран было вынесено решение о предоставлении охраны товарному знаку OLIMP относительно всех заявленных классов МКТУ. На тех же основаниях в Кыргызстане также вначале был получен предварительный отказ. Затем на поданное возражение последовало решение о предоставлении охраны товарному знаку OLIMP с дискламацией словесного обозначения SPORT NUTRITION и символа®.
       В Казахстане и Узбекистане предварительный отказ указывал на возможность предоставления охраны при условии дискламации словесного обозначения SPORT NUTRITION и символа® без ссылки на ранее зарегистрированные в этой стране товарные знаки на имя МОК, включая OLYMPIC. После получения согласия польской компании на дискламацию упомянутых обозначений ведомства Казахстана и Узбекистана выдали решения о предоставлении охраны товарному знаку OLIMP относительно всех заявленных классов МКТУ.
       В Грузии отказ в предоставлении охраны товарному знаку OLIMP был дан на основании ранее зарегистрированного на имя грузинской компании LTD Protein Jorjia по национальной процедуре товарного знака OLIMP SPORT NUTRITION относительно 31 класса МКТУ (регистрация от 7 августа 2015 г. № 27594). После ограничения польской компанией перечня товаров Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии выдал решение о предоставлении охраны товарному знаку OLIMP относительно всех заявленных классов МКТУ.
       Россия выдала отказное решение в предоставлении правовой охраны товарному знаку OLIMP в 2009 г. на основании ныне прекративших действие двух комбинированных товарных знаков, содержащих словесное обозначение O;IMP, зарегистрированных в 2004 г. по международной процедуре на имя украинской компании ООО «ОЛИМП» относительно товаров 32 класса МКТУ (регистрации № 279742 и 265544). Впоследствии после поступившего возражения товарному знаку польской компании OLIMP была предоставлена охрана относительно товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ с дискламацией словесного обозначения SPORT NUTRITION.
       Таким образом, все патентные ведомства приведенных в таблице 18 стран вначале выдали предварительный отказ в предоставлении охраны товарному знаку польской компании OLIMP. Из них отказ на основании сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя МОК товарными знаками был дан ведомствами 13 стран. Ведомства Грузии, Ирана и России мотивировали предварительный отказ сходством товарного знака OLIMP с ранее зарегистрированными по национальной процедуре товарными знаками на имя иных лиц, чем МОК. Патентное ведомство Монголии отказало в предоставлении охраны товарному знаку OLIMP из-за несоответствия перечня товаров требованиям МКТУ.
        Из всех патентных ведомств в поданных возражениях против предоставления охраны товарному знаку OLIMP наиболее последовательными в аргументации причин отказа оказались ведомства Сингапура и Туркменистана, указавшие в качестве оснований отказа требования Олимпийской хартии и сходство до степени смешения с ранее получившими охрану товарными знаками МОК с той разницей, что в Сингапуре эти основания были приняты во внимание, а в Туркменистане нет.
       Резюмируя вышеизложенное, есть все основания полагать, что патентные ведомства, предоставившие в своих странах охрану товарному знаку OLIMP, несмотря на требования Олимпийской хартии и явное сходство до степени смешения с ранее получившими на имя МОК товарными знаками, официально подтвердили, что товарные знаки OLIMP рег. № 967714 и рег. № 1128501 OLYMPIC не схожи между собой и, следовательно, создали прецедент, в соответствии с которым охраноспособными товарными знаками можно признать OLYMPAR, OLYMPED, OLYMPAZ, OLYMPEG и т.д. Несомненно, что выданные по принципу: «Если нельзя, но очень хочется, то можно» решения патентных ведомств таких стран свидетельствуют о чем-то таком, что не вписывается в установленные законодательством и подзаконными нормативными актами требования по проведению экспертизы товарных знаков. В этой ситуации остается лишь развести руками и изречь французскую поговорку «C'est La Vie» («такова жизнь»).

                Список литературы :

1. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. № 128.

2. Химическая энциклопедия. Т. 4. М.: Большая российская энциклопедия. 1995.